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智財法院專利有效性判决只有個案效力?
 

美國在1971年Blonder-Tongue vs. University of Illinois Foundation案件中,承認法院判決具有對世效,也就是專利侵權訴訟中爭執之專利一旦被判定無效,該無效判決將產生對世之效力。反觀我國,囿於司法二元、民事訴訟與行政訴訟區分的原則,認為民事侵權訴訟對專利有效性認定只有相對效力,此一見解,對於加速專利有效性之認定,實際上造成很大的阻礙……

 

智財法院專利有效性認定只有相對效力


在2008年我國設立智慧財產法院以前,地方法院處理專利侵權案件時,若被告提出專利有效性抗辯,並提出舉發,一般地方法院會選擇停止訴訟程序,等待舉發程序確定(包括後續的行政訴訟)。該舉發程序到後續的行政訴訟,往往可能長達四、五年,導致專利侵權訴訟一直無法繼續進行。


為解決此問題,我國於2008年創立智慧財產法院後,在智慧財產案件審理法第16條第1項規定:「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者,法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷……」。本條文設計用意在於,智慧財產法院毋庸再等待專利舉發撤銷之行政救濟的結果,而可立即自行判斷專利是否有效,以加速專利侵權訴訟之進行。


雖然智財法院可以自為認定專利有效性,但在民事侵權案件中,其認定結果只有在「同一當事人、同一基礎事實」之間有效,只有相對效力,並無所謂「對世效」,也就是說,該專利並沒有真的被撤銷,原告還是可以持該專利向其他被告提起訴訟。要讓專利無效判決產生對世效,必須是舉發、訴願後的行政訴訟,才會真的讓該專利徹底無效。當初想設計專業法院取代地方法院,並可自為判斷專利有效性,部分就是想要取代舉發等程序;但現在實際上卻不敢讓民事訴訟判決產生對世效,而仍須仰賴舉發、訴願後的行政訴訟,導致專利有效性的認定時程仍然拖延過長。

 

美國1971年承認法院判決之對世效


美國專利侵權訴訟中爭執之專利一旦被判定無效,則該無效判決則產生對世之效力。

美國於1971年以前,基於最高法院1936年Triplett v. Lowell案的見解,訴訟中專利權無效之結論一旦確定後,只對該判決之當事人及其繼承人有拘束力,至於同一系爭專利權之另一侵害訴訟中專利無效問題,法院可自由判斷,此乃過去法院對訴訟雙方當事人應有同等禁反言原則之拘束,專利權人基於禁反言原則,不能就已被確認無效之專利再向同一被告起訴,則若專利權被確認有效,同一被告也應因禁反言而不能再主張專利無效,但前後兩件侵權被告既然不同,則後者自無禁反言之適用。


不過在1971年,最高法院就Blonder-Tongue vs. University of Illinois Foundation一案判決,改變見解,判決中提及專利權人在一終局並得上訴之判決中被認定無效之專利權人,間接被禁止再主張專利權,除非專利權人可以證明,在該認定專利權無效之訴訟中,其在程序上、實體上或證據上,無充分、公平機會對有效性爭點進行訴訟。

 

1971年美國Blonder-Tongue案事實


本案的專利權人是伊利諾大學基金會(University of Illinois Foundation),擁有美國第3210767號專利(系爭專利),發明人為Dwight E. Isbell,名稱為「頻率獨立單向天線」(Frequency Independent Unidirectional Antennas),在本案中簡稱Isbell專利。其請求的範圍包含各種類型的傳播、包括廣播、電視訊號的傳播與接受,也包括高畫質的彩色訊號的接受。


伊利諾大學取得專利後,先對一家天線製造商Winegard公司,在愛荷華南區地區法院提告侵權。1966年,法官Stephenson判決認為系爭專利只是將三個已知的舊元素加以結合,對所屬技藝領域中具有通常知識者而言為顯而易見,所以無效。上訴後,第八巡迴法院維持Stephenson法官的判決。


在1966年3月,Stephenson法官做出前述判決前,伊利諾大學在伊利諾北區地區法院,對Winegard公司的芝加哥客戶,一家名為Blonder-Tongue Laboratories 的公司也提起侵權訴訟,認為其侵害系爭專利,與另一個專利(再發證給發明人P. E. Mayes等人的專利號Re. 25,740的專利,在本案中簡稱Mayes專利)。


本案在1968年6月做出判決,Hoffman法官認為依利諾大學的二項專利都有效,且都被侵害。其中,對於系爭的Isbell專利專利,雖然被Stephenson法官在Winegard案已經認定顯而易見而無效,但是,Hoffman法官指出,本法官仍然可以根據眼前的證據,自為認定其專利有效性。其也認為,雖然專利在另一個案件中已經被判決無效,但是專利權人仍有權對不同的被告,提出專利有效及被侵害的證據。因而,Hoffman法官根據眼前的證據,不認同Winegard 案的結論,其認為系爭的Isbell專利和Mayes專利都是有效的。


被告Blonder-Tongue公司不服,提起上訴,第七巡迴法院維持一審見解,認為系爭的Isbell專利是有效的,且Blonder-Tongue公司確實構成侵權。Blonder-Tongue公司繼續上訴到美國最高法院,認為第七巡迴法院的判決與第八巡迴法院的判決,兩相矛盾,一個判決系爭Isbell無效,一個判決有效。最高法院受理該案。

 

1936年判決先例Triplett v. Lowell案


美國最高法院在1936年曾有一個判決先例Triplett v. Lowell案,做過一個重要見解,認為前一個判決判決專利無效,對於專利權人後來向另一名被告所提出的侵權案,並沒有所謂「既判力」(res judicata)。因此,本案的問題在於,是否該推翻這個見解?


1936年Triplett v. Lowell案的見解,是法院創造了一個「相互禁反言」(mutuality of estoppel)原則,亦即,只有訴訟雙方當事人在第二個案件中,都受到第一個案件判決的拘束;反之,倘若有一個當事人不受第一個判決的拘束,則不論何方在第二個案件中,都不會受到第一個判決的拘束。不過,從1936年以來,不同的法院偶爾都會質疑此一相互禁反言原則。最重要的一個判決,是1942年加州最高法院的Bernhard v. Bank of America Nat. Trust & Savings Assn.案,其就明確推翻相互禁反言原則,並認為能夠主張前案既判力的,不一定需要事前案的當事人或與當事人有密切關連(in privity with a party)。

 

最高法院承認判決對世效


Blonder-Tongue案最高法院認為,過去以來的許多案件之所以挑戰相互禁反言原則,是因為只要不會影響特定案件的公正審判,不需要對同一個議題進行重複的訴訟。之所以想廢除相互禁反言原則,第一個理由,是為了司法行政的效率的公共利益。其次,更大的問題在於,如果已經給一個訴訟當事人完整且公正的機會透過訴訟爭執一個議題,不需要再給他二次以上的機會。要求不同被告對同一個已經判過的問題重新進行訴訟,是資源的錯誤配置。


最高法院認為,對於訴訟當事人能否主張訴訟禁反言,關鍵在於之前是否已經提供了完整且公正(full and fair)的訴訟機會。如果一個當事人在之前的訴訟案件中,有機會對該請求提出證據及主張,就可以對他主張訴訟禁反言;但若一個當事人在之前的案件中沒有機會,則基於正當程序考量,不可剝奪他們這方面的訴訟權利。但本案沒有這種問題,本案處理的,就是專利權人作為原告,在之前的案件中已經有完整且公正的訴訟機會,但判決其專利無效,則是否還用相同專利在去告其他被告。


最高法院強調,並不是說,第二個專利侵權訴訟的被告,當然就可以援引第一個判決,而主張訴訟禁反言。重點在於,專利權人作為原告,在第一個案件中,有沒有得到程序上的公正機會,在實質上及程序上去支持其主張。哪種情形下,第一個訴訟案件中沒有得到程序上的完整及公正訴訟機會?最高法院舉例,如果第一個案件認定顯而易見時,沒有依據最高法院在Graham v. John Deere Co.所提出的標準及因素,或者法院根本沒有搞懂技術內容而援引錯誤的先前技術,或者法院剝奪了專利權人提出關鍵證據或證人的機會等。


其次,最高法院提出,專利訴訟耗費的的整個成本、費用、時間均非常高,不論對原告還是被告都是如此。如果第一個案件已經耗費許多成本,而認定專利無效,第二個案件又要雙方重花一樣多甚至更多的成本來論證專利是否無效,是資源上的浪費。而且,由於在美國專利法第282條規定,專利訴訟中專利都被推定有效性,故被告要負較高的舉證責任(清楚且具說服力之標準)才能證明其無效,很可能其他被告在評估後認為訴訟費用過高,而選擇和解繳交授權金,結果一個曾被法院宣告無效的專利,仍然可以輕易從其他人處取得授權金。

 

台灣制度的反思


我國因為囿於司法二元、民事訴訟與行政訴訟區分的原則,認為民事侵權訴訟對專利有效性認定無對世效,只有行政訴訟中之認定,方會產生對世效,此一見解,對於加速專利有效性之認定,實際上造成很大的阻礙。事實上,我國大法官在許多解釋都曾經說過,一種案件所設計的訴訟制度,走民事訴訟還是行政訴訟,並非必然,有時純粹是歷史因素或遷就既有訴訟制度。因此,若能體認此點,同一專利的民事訴訟與行政訴訟,都在智慧財產法院進行訴訟,不需要因為訴訟類型不同,就認為一個只有相對效,一個就有對世效。對此,若能將智慧財產法院作為一專業法院,打破民事訴訟只對「同一當事人、同一基礎事實」有效的看法,讓其認定專利無效的判決,直接產生「撤銷專利證書之行政處分」的效力,也許更能達到「加快認定專利有效性」的目的。

 


【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 副教授】

資料來源:聯合新聞網,http://udn.com/news/story/6871/2006896

 


 




 
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